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Marca Vs. Nome De Domínio: Um Conflito Cada Vez Mais Comum No Brasil

A internet está se tornando um meio cada vez mais acessível à população brasileira e mundial. Com o avanço da internet e das tecnologias dela advindas, surgem conflitos no campo da propriedade intelectual. Um conflito que tem se verificado comum se dá entre o nome de domínio na internet e a marca.

O registro do nome de domínio funciona pelo sistema “first to file”, ou seja, o primeiro que solicita o registro é o primeiro que o obtém efetivamente. Por isso, o registro de nome de domínio é ato declaratório, atualmente no Brasil de incumbência do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), órgão criado por Decreto, que a delegou por meio da Resolução nº 001/2005 ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

Agora, surge o problema quando esse nome registrado colide com marca titulada por terceiro, que ainda não tenha registrado o nome de domínio na internet.

Afinal, a marca registrada é propriedade industrial do seu titular o que lhe confere o direito de impedir terceiros de dela fazer uso, principalmente quando se causa confusão.

Em caso de domínios “.br”, a solução para isso é submeter a questão ao Poder Judiciário, ressaltando-se também a existência de câmaras arbitrais específicas.

Muitas vezes, esses conflitos ocorrem porque não se exige a titularidade para o registro do nome de domínio, que será concedido a quem primeiro requerer o registro. Daí porque uma boa forma de se evitar problemas seria requerê-lo concomitantemente à marca.

Até porque existem casos onde o terceiro registra nome de domínio propositadamente idêntico para vendê-lo à empresa detentora da marca.

Daí se estabelecem controvérsias, cuja competência para solução não é do CGI.br ou do NIC.br, que apenas registra os nomes, mas, como se viu, do Poder Judiciário ou câmaras arbitrais específicas, especialmente para os casos envolvendo domínios “.br”, que deverá avaliar a questão sobre vários aspectos, caso provocado pelo que se julgar prejudicado.

Esse tipo de controvérsia entre marca e nome de domínio, em âmbito nacional, para os domínios “.br” será resolvido de acordo com as peculiaridades de cada caso.

Parte-se do princípio que em se tratando de marca de alto renome ou notoriamente conhecida (esta em seu ramo de atividade), ela sempre prevalecerá sobre o registro de nome de domínio, tendo em vista a própria notoriedade desses tipos de marca.

Por outro lado, no caso de marca comum, tem-se utilizado como critérios a ocorrência de fatos como: precedência do pedido de registro, possibilidade de confusão ao consumidor, aproveitamento parasitário, concorrência desleal, má-fé, identidade no ramo de atuação, dentre outros.

A marca e o nome de domínio idênticos até podem conviver, mesmo que titulados por pessoas diferentes, mas desde que não se verifique a ocorrência das hipóteses acima mencionadas.

Assim, o terceiro titular de marca que se sentir prejudicado por um domínio “.br” deverá ajuizar, então, ação judicial visando não só o cancelamento do nome de domínio ou transferência de titularidade para si, mas também a indenização por danos materiais e até morais se comprovada a existência de prejuízo.

Ana Paula Oriola de Raeffray é sócia do Raeffray Brugioni Advogados e Doutora em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo

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